Tanınmış Markanın Sulandırılması Halleri ve Buna Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Demir Hukuk Bürosu | Av. Mustafa ZAFER

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda(“SMK”) yer alan m. 6/5 ve 7/2 hükümlerinde; sulandırma teşkil eden üç hal sayılmaktadır. Bunlar “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi” (sulandırma – dilution), “markanın tanınmışlık düzeyinden haksız menfaat elde edilmesi” (paraziter kullanım – parasitic use, free-riding) ve “markanın itibarının zarar görmesi” (kötüleme – tarnishment) halleridir. Sulandırmanın meydana gelmesi için ifade edilen bu üç halin birlikte somut olayda gerçekleşmesine gerek yoktur. Bu hallerden birinin ya da birkaçının somut olayda gerçekleşmesi veya gerçekleşme tehlikesinin bulunması yeterlidir. ¹ Bunun yanında sulandırmanın mevcudiyeti için sonraki kullanıcının kusuru aranmamakta, kullanımın sulandırma teşkil ettiğinin tespiti yeterli kabul edilmektedir. ² Bu sulandırma hallerinin varlığı incelenirken markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyi, mal veya hizmetlerin benzerliği, ilgili ve genel tüketicinin algısı gibi pek çok etken göz önüne alınmalıdır.

Sulandırma hallerinin ilki olan “Markanın Tanınmışlık Düzeyinden Haksız Menfaat Elde Edilmesi”, SMK m. 6/5’te “haksız bir yararın sağlanabileceği” şeklinde, SMK m. 7/2-c’de “haksız bir yarar elde edecek” şeklinde ifade edilmiştir. Diğer iki sulandırma halinden farklı olarak burada markanın veya marka sahibinin söz konusu kullanımdan zarar görmesi gerekmez. Bu yönüyle diğer iki sulandırma halinden ayrılmaktadır. Paraziter kullanım olarak ifade edilen, tanınmışlık düzeyinden haksız menfaat elde edilmesi halinde; markanın tanınmışlık düzeyi, tüketici nezdinde sahip olduğu reklam, güven, kalite gibi unsurların gücünün, yani markanın olumlu imajının haksız olarak kullanılması, olumlu imajın oluşturulması için hiçbir yatırım yapmadan önceki markanın gücünden paraziter şekilde menfaat elde edilmesi söz konusudur. ³

Sulandırma hallerinden ikincisi olan “markanın itibarının zarar görmesi” hali; SMK m. 6/5’te “markanın itibarının zarar görebileceği” şeklinde, SMK m. 7/2-c’de ise “markanın itibarına zarar verecek” şeklinde ifade edilmiştir. Kötüleme ve lekeleme olarak da ifade edilen markanın itibarının zarar görebileceği haller temel olarak; nahoş nitelikteki mal veya hizmetlerde kullanım, tezat mal veya hizmetlerde kullanım, önceki markanın imajı ile sonraki mal veya hizmetlerin uyumsuzluğu, kelime veya şekil unsuru değiştirilerek kullanım, illegal aktiviteleri çağrıştıran içeriklerde kullanım ve cinsel içeriklerde kullanım şeklinde örneklendirilebilir. Bu doğrultuda markanın itibarının zarar görmesi hali, tanınmış markanın ya da benzerinin tüketicinin olumsuz algısına sebep olacak şekilde veya tanınmış markaya göre tüketicinin olumsuz algısının söz konusu olduğu mal veya hizmetlerde kullanılarak, bu algının tanınmış markaya sirayet etmesi ve bu şekilde tanınmış markanın olumlu imajının zarar görmesi, itibarının erozyona uğraması şeklinde ifade edilebilir. ⁴

Sulandırma hallerinden sonuncusu “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi” halidir. Bu hal “bulandırma” olarak da ifade edilmekle beraber, SMK m. 6/5’te “ayırt edici karakterinin zedelenebileceği” şeklinde, SMK m. 7/2-c’de “ayırt edici karakterini zedeleyecek” şeklinde ifade edilmiştir. Tanınmış markanın farklı kişilerce farklı mal veya hizmetlerde kullanılması halinde markanın tekliği, dolayısıyla kaynak gösterme fonksiyonunun gücü azalacaktır. Bu şekilde marka sıradanlaşacak ve nihayetinde ayırt ediciliğini yitirerek satış gücünü kaybedecektir. Nitekim bir markanın farklı farklı kişilerce giyim, teknoloji, yiyecek, kozmetik, otelcilik gibi çok çeşitli mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, bir süre sonra markanın tüm ayırt ediciliği kaybolacaktır. ⁵ Bu durumda marka kaynak gösterme kabiliyetini yitireceğinden, markanın adı anıldığında, tüketici hangi teşebbüsün kullandığı markadan bahsedildiğini anlayamayacaktır. Sonuç olarak markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi hali; tanınmış markanın veya benzerinin çeşitli kişiler tarafından mal veya hizmetlerin aynılığı ya da farklılığına bakılmaksızın haklı bir nedene dayanmadan kullanılması sonucunda, markanın kaynak gösterme ve reklam fonksiyonunun zedelenmesi ve dolayısıyla tüketicinin marka ile önceki markayı taşıyan mal veya hizmetler arasındaki bağlantının zarar görmesi şeklinde tanımlanabilecektir.

Sulandırma hallerinin birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşeceğine dair ciddi bir ihtimalin bulunması halinde hangi hukuki yollara başvurulabileceği hususu, sulandırma teşkil eden sonraki markanın tescilli olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. SMK m. 6/5’te düzenlenen bir nispi ret sebebi olarak sulandırma iddiasında bulunan önceki marka sahibi, sonraki marka tescilli ise markanın hükümsüzlüğünü talep edebilirken, sonraki marka tescil için başvuru aşamasındaysa, marka tesciline itiraz yoluna başvurabilecektir.

Bunun dışında, SMK m. 29/1’de m. 7’ye yapılan atıf sebebiyle, sulandırma halleri aynı zamanda marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinden, önceki marka sahibi tecavüze ilişkin hukuku yollara da başvurulabilmektedir. Her ne kadar marka hakkına tecavüz hallerinde açılabilecek davalar SMK’de sınırlı sayıda sayılmışsa da önceki marka sahibi Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabete ilişkin düzenlemeler çerçevesindeki hukuki yollara da başvurabilir.

¹ Y. 11. HD. 22.04.2015 T. 2014/19119 E. 2015/5654 K.

² Kemal Şenocak, Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 Sayılı KHK m. 8/IV), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2009, C. 25, s. 133-176

³ Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 426)

⁴ Gül Büyükkılıç, Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, 2019, s. 483, 454

⁵ Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 2018, s. 388-389